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商标申请中才发现相同或近似前案的处理方式

撰稿时间:20205

 

        依照我国商标法的规定,我国是采取注册主义,简言之,就是先申请先注册。

        商标提出申请后,审查机关会进行审查,如果在相同或类似的商品/服务上,查到相同或近似的商标前案,会先核发「核驳理由先行通知书」,以下谨详细分述后续的处理方式。

  1. 收到「核驳理由先行通知书」后,谨建议先检视能否减缩部分指定商品或服务。假使必须减缩的部分商品或服务并不是主力商品,那么申请人可以考虑同意删除,因为删除之后的其余商品或服务,就可以取得核准。
  2. 其次,如果必须减缩的部分商品或服务是主力商品,不能同意删除,这时候就必须考虑提出申复,也就是检附有利的理由和证据陈述意见,争取改变审查机关的意见,让审查机关最终核发核准的处分。此时可进一步检视商标图样,如果商标图样与据驳商标图样并非完全相同,则可先提出申复争取。
  3. 但如果商标图样与据驳商标图样完全相同或是高度近似(例如申请商标是「亚信食堂」、据驳商标是「亚信」,由于区辨他我的主要部分都是「亚信」,是会被认定为高度近似的,或是审查机关会直接表示「主要部分相同」),此种情形提出申复的成功机率不高,需搭配或实行其他方式,例如:(1)与据驳商标所有人进行协商,由据驳商标所有人出具并存注册同意书;例如上述的「亚信食堂」和「亚信」,如果「亚信」提供并存注册同意书给「亚信食堂」,「亚信食堂」就可以例外取得注册。(2) 对据驳商标提出异议或评定,简言之,如能撤销据驳商标的注册,核驳的理由将不复存在。此种情形通常有些特殊背景在,例如据驳商标是代理商抢注原厂的商标,或是合伙人之一未告知另一合伙人即以自己名义注册商标…等,应特别注意的是,为了维持法律安定性,我国商标法明文规定,除了恶意抢注著名商标情形之外,一般应该在注册日起5年内提出评定,换句话说,如果注册超过5年才提出评定申请,就有极大的风险不被审查机关受理。(3) 对据驳商标提出废止,简言之,是中止据驳商标的注册效力。一般提出废止申请最常见理由是「注册后连续3年未使用」,这是因为商标的价值是由使用累积的,也就是说,使用越广、时间越久,代表越多人知道的商标,他的价值也会越高,就像现在全球价值最高的「」商标,其品牌价值已经高达41亿美元(约7.2兆元台币);而为了让注册后不使用的商标有退场机制,所以设了「废止」的规定,也让真正想要使用商标的人,可以藉由废止的提出,中止前案商标的注册,并取得申请商标的核准。

        综上所述,在商标申请中才发现相同或近似前案时,虽仍有些救济方式可以实行,但如若在申请前就先查知可能存在着相同或近似前案时,可先做些商标名称与图样的微调修改,以拉大与前案商标的差异性,即便不修改商标图样,亦可尽早研拟对应的策略,因此,在提出商标申请前,实建议先与专业的从业人员咨询讨论,以利商标布局,并降低风险。

 

陈丽桂╱亚信团队 商标部